В соответствии с российскими правилами проверки и регистрации товарных знаков, которые во многом соответствуют зарубежным правилам и практике, существуют так называемые абсолютные и относительные основания для отказа в регистрации. Абсолютные – в силу законодательных ограничений, независимо от наличия более ранних прав на сходные обозначения. Относительные – упомянутые более ранние права. Проверка проводится на предмет выявления таких оснований.
Проверка знака по абсолютным основаниям проводится по открытым и общедоступным источникам информации. Специалист анализирует сведения о смысловом значении проверяемого знака (например, варианты перевода слова или варианты значения графического символа). Изучается контекст фактического использования обозначения в деятельности заказчика или других лиц. Исследуются возможности негативного восприятия знака (противоречие нормам морали), его отнесения к широко используемым терминам и иные особенности его смыслового содержания.
Имейте в виду, что добросовестный специалист постарается предупредить вас о наличии вышеописанных абсолютных оснований – законодательных препятствий к регистрации вашего знака – до того, как вы закажете полную проверку вашего товарного знака. В отсутствие такой первичной поверхностной оценки знака в содержании коммерческого предложения клиент может получить практически пустой «шаблон» отчета о результатах поиска, в котором сходных знаков не выявлено, поскольку такого рода обозначения попросту не подлежат регистрации.
Вышеуказанное не означает, что поиск в таких ситуациях не будет иметь смысла вообще. Например, можно проанализировать актуальную практику рассмотрения заявок, включающих рассматриваемое неохраняемое слово или словосочетание. Подходы экспертизы Роспатента постоянно меняются.
Наконец, в процессе поиска нередко обнаруживаются прецеденты, совершенно необъяснимые с точки зрения специалиста – например, однозначно неохраняемые слова кем-то регистрируются и начинают препятствовать регистрации и использованию другими лицами. Чтобы выяснить, почему так произошло, потребуется обращаться за предоставлением копий материалов делопроизводства, которые не публикуются для всеобщего сведения.
К относительным основаниям отказа в регистрации товарного знака (на примере российской процедуры) относятся:
- сходные товарные знаки, зарегистрированные ранее по национальной процедуре (через Роспатент);
- национальные (поданные напрямую в Роспатент) более ранние заявки на сходные товарные знаки;
- международные регистрации и заявки на сходные знаки с указанием России (это заявки из-за рубежа, поданные в несколько стран, включая Россию, заявителями из разных государств через Всемирную организацию интеллектуальной собственности).
Сходство знаков оценивается не само по себе, а в отношении так называемых однородных позиций, товаров или услуг, имеющих общий набор потребительских характеристик (например, вид, состав материала, общие каналы распространения, способы приобретения и использования потребителями).
Все известные на рынке категории товаров и услуг сгруппированы для целей регистрации и проведения поиска по 45 классам международной классификации (классы МКТУ), которая практически единообразно применяется в большинстве современных стран.
К одному и тому же классу МКТУ могут относиться товары или услуги, которые не считаются однородными. То есть, даже если вы нашли похожий знак в том классе, который соответствует вашей деятельности, это вовсе не означает, что он обязательно препятствует. Наиболее ярким примером является 9-й класс МКТУ – к нему относятся одновременно компьютерные программы, средства индивидуальной защиты и огнетушители. Но это в целом не удивительно – представьте себе, сколько всего на сегодняшний день известно разновидностей товаров и услуг. Очевидно, что их больше 45. Но логика группировки товаров и услуг в международном классификаторе достаточно противоречива.
Сперва специалист осуществляет подбор необходимых классов, которые будут использоваться при формировании поискового запроса в базе данных. Затем он внимательно анализирует перечни товаров или услуг, в отношении которых выявлены сходные знаки. Даже наиболее совершенные из современных поисковых баз по товарным знакам не позволяют сегодня автоматически соотнести перечни товаров и услуг (то есть, к примеру, сразу показать только товарные знаки с перечнями товаров 30 класса, однородными мороженому). И даже если бы это было возможно, специалисту пришлось бы все равно перепроверять однородность вручную. Процесс установления однородности носит оценочный характер. Более того, при определении круга потенциально однородных товаров также следует учитывать степень сходства товарных знаков.
Например, клиент производит мороженое, которое относится к 30-му классу МКТУ. Выявлено 10 товарных знаков, сходных с проверяемым и зарегистрированных в 30-м классе. По каждому из знаков необходимо будет просмотреть весь перечень товаров 30-го класса в свидетельстве и сравнить однородность каждого товара с мороженым. Так, например, если сходный знак зарегистрирован в отношении соленых хрустящих закусок, которые также относятся к 30-му классу, то он не будет являться препятствием для регистрации и использования, поскольку такие товары и мороженое не однородны с точки зрения действующих правил.
Более сложной ситуацией будет следующая: клиент производит полуфабрикаты на основе продуктов растительного происхождения. В зависимости от вида основного ингредиента такая продукция может относиться и к 29-му (бобовые культуры), и к 30-му (злаковые культуры) классам.
К официальным общедоступным («открытым») поисковым ресурсам (для проверки по России) относятся следующие:
1. Информационно-поисковая система Роспатента – включает отдельно базу зарегистрированных знаков и базу заявок (национальная процедура – через Роспатент).
2. База Всемирной организации интеллектуальной собственности, ВОИС/WIPO – включает сведения обо всех международных заявках и регистрациях, поданных через Международное бюро ВОИС, в том числе с указанием России.
Позволяет ли доступ к этим ресурсам осуществить поиск так же, как его проводит эксперт Роспатента? Увы - нет! Прежде всего, это связано с отсутствием возможности «нечеткого» поиска в общедоступной базе ВОИС. То есть, в этой базе вы сможете найти только знаки, полностью совпадающие с искомым знаком, либо включающими его (поиск на тождество или вхождение). Но риски для вашего бренда могут представлять и знаки, полностью не совпадающие с его словесным элементом. Такой поиск по международным заявкам эксперты Роспатента проводят по внутренней поисковой системе, которая в настоящее время не является общедоступной.
Тем не менее, база ВОИС позволяет, к примеру, провести поверхностный информационный поиск по правообладателю и посмотреть доступную в базе часть портфолио товарных знаков какой-либо компании. Объективной и исчерпывающей картины эта база не даст и по правообладателю. Портфолио знаков крупных компаний, помимо международных регистраций, как правило, включает и национальные (местные) регистрации в отдельных странах. При этом далеко не все ведомства зарубежных стран предоставляют открытый доступ к своим поисковым ресурсам. И лишь немногие такие локальные базы интегрированы в базу ВОИС.
Кроме того, общедоступные базы Роспатента не позволяют провести поиск по изобразительным элементам. Роспатент проводит такой поиск в рамках оказания платных услуг своего подведомственного учреждения – Федерального института интеллектуальной собственности (ФИПС).
Поиск, который проводит ФИПС, является автоматизированным – вы получите просто распечатку знаков, которую система выдала по результатам поискового запроса – без каких-либо комментариев применительно к вашей конкретной ситуации. Поэтому, как правило, такую услугу ФИПС все равно сопровождают для клиентов патентные поверенные. Официальный поиск считается более достоверным по сравнению с поиском по частным базам данных. Однако Роспатент не будет нести по договору никакой ответственности в случае каких-либо недостатков отчета о поиске, неблагоприятно отразившихся впоследствии на процедуре регистрации. Впрочем, как и владельцы частных баз.
Поиск по графическим элементам, а также качественный нечеткий словесный поиск по базам российских и международных знаков позволяют провести некоторые частные базы с платным доступом, которым, как правило, и доверяют патентные поверенные. Такие поисковые платформы содержат удобные опции просмотра, отбора и сохранения найденных знаков, а также все необходимые базы данных в одном месте. Надежный поисковый ресурс должен содержать четкие данные о датах последнего обновления баз данных – это очень важная информация, которая доступна далеко не во всех базах (например, открытая база ФИПС такой информации не предоставляет).
Тем не менее, несмотря на отдельные недостатки, общедоступные базы ФИПС и ВОИС позволяют провести поверхностный экспресс-поиск на предмет отсутствия товарных знаков и заявок, тождественных искомому обозначению. Кроме того, база ВОИС также позволяет проводить поиск по рубрикам Венской классификации изобразительных элементов товарных знаков.
Поверхностный поиск бывает полезен в случаях, если вы знаете, что знак наверняка зарегистрирован на определенного правообладателя, или чтобы не проводить подробную и дорогостоящую проверку – если несложно выявить, что точно такой же знак уже точно занят.
Нельзя не сказать пару слов о достаточно многочисленных онлайн-ресурсах, предлагающих бесплатную и самостоятельную проверку вашего знака. На наш взгляд, такие базы возможно использовать лишь для поиска конкретного, известного вам товарного знака и сведений о его регистрации. При этом даже если вы найдете нужный вам знак с помощью такого ресурса, настоятельно рекомендуем вам проверить актуальность сведений о нем в Открытых реестрах Роспатента.
Как правило, в отношении таких ресурсов неизвестно, как часто обновляется база данных и насколько полностью она воспроизводит содержание официальных информационных ресурсов. Наконец, такие базы, как правило, не предусматривают возможности нечеткого и структурированного поиска.
Товарные знаки регистрируются в каждой стране отдельно (за исключением некоторых региональных систем – например, товарный знак Европейского союза). Если необходим поиск в зарубежной юрисдикции, патентный поверенный обращается к надежному агенту в интересующей клиента стране. Ведь даже если ведомство страны предоставляет открытый доступ ко всем необходимым базам данных, только местные специалисты обладают компетенцией анализировать результаты проверки конкретного знака и могут нести ответственность за соответствующие рекомендации. Это связано, прежде всего, с тем, что в разных странах отличаются требования законов, а также применяются разные подходы к оценке сходства знаков и однородности товаров и услуг.
В качестве примеров общедоступных зарубежных ресурсов приведем следующие:
- поисковая система TMview Ведомства Европейского союза по интеллектуальной собственности (EUIPO);
- поисковая система TESSПатентного ведомства США;
- поисковая система ведомства Великобритании по интеллектуальной собственности;
- поисковая система Китайского патентного ведомства;
- база данных товарных знаков, зарегистрированных в Украине.
В заключение настоящего раздела следует отметить, что поиск ни по одной базе в мире не позволяет спрогнозировать риски использования и регистрации бренда со 100%-ной точностью.
Любая база данных имеет определенный слепой период, который определяется скоростью обновления ее ресурсов. Поступающие заявки публикуются в реестрах патентных ведомств через определенные временные интервалы, в течение которых сведения о них недоступны. Поэтому в случаях, когда вы обоснованно подозреваете конкурента или недобросовестного партнера в том, что он бежит наперегонки с вами подавать ваш знак на регистрацию, мы можем сегодня не увидеть, что вчера он подал заявку на ваш товарный знак.
Есть и другие нюансы, о которых мы всегда предупреждаем своих клиентов в содержании отчетов о результатах поиска – безусловно, мы делаем это и в целях обоснованного ограничения своей ответственности. Например, так называемый конвенционный приоритет (называется так, поскольку предусмотрен международной – Парижской – конвенцией) – возможность установления даты подачи заявки задним числом до истечения 6-ти месяцев с даты подачи первичной заявки в другом государстве – участнике конвенции.
Наконец, заявки на товарные знаки рассматриваются живыми людьми – экспертами патентных ведомств. Очевидно, что наличие человеческого фактора оставляет здесь достаточно широкие рамки для субъективного усмотрения. Мнение патентного поверенного может не совпадать с мнением эксперта, к которому в результате попадется ваша заявка – как и с мнением других его коллег.
В нашей профессии очень часто встречаются неоднозначные задачи, предполагающие множество путей их решения - имейте это ввиду, если собираете и сравниваете заключения разных специалистов.
Практические подходы экспертизы Роспатента регулярно подвергаются корректировкам. При этом ответственные подразделения Роспатента никак не анонсируют такие изменения в практике экспертизы. Специалисты замечают новые тенденции только на практике ежедневого анализа новых положительных или отказных решений. Позиция ведомства может легко и существенно измениться за время рассмотрения вашей заявки после предварительного поиска.
Примечательно также, что позиция по одному и тому же вопросу может не совпадать у специалистов различных инстанций. Так отдел экспертизы товарных знаков подходит к их оценке жестко и формально. Палата по патентным спорам (апелляционная инстанция, в которой обжалуются решения Роспатента об отказе в регистрации) проявляет более взвешенный подход – нередко более мягкий. Обжалуется гораздо меньше решений, чем подается заявок, и есть возможность проанализировать спорные ситуации более внимательно. Суд по интеллектуальным правам, в котором, в свою очередь, обжалуются решения Палаты по патентным спорам, проявляет особую независимость, поскольку несет ответственность за единообразие применения законодательства.
Как правило, патентные поверенные и юристы стараются «перестраховаться» и привести в содержании отчета о поиске максимальный перечень возможных оснований для отказа – независимо от их вероятности, и это оправданно.
В этой связи следует понимать, что не всегда все выявленные в рамках поиска риски (отказа в регистрации или нарушения чужих прав) могут фактически возникнуть. И наоборот - экспертиза Роспатента и судебные органы нередко выражают совершенно неожиданные правовые позиции, которые крайне затруднительно спрогнозировать и предусмотреть.
Качественный отчет о поиске будет содержать не только гипотезы специалиста о возможных рисках со ссылками на положения закона, но и ясную позицию эксперта о доступных способах их преодоления.
ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ
Может сложиться впечатление, что патентные поверенные в рамках оказания услуг по предварительной проверке знаков попросту спекулируют доступом к базам данных, которыми они пользуются.
Распространению такого заблуждения может способствовать опыт получения некачественных услуг патентных поверенных – когда отчет о результатах поиска преимущественно состоит из таблицы со сведениями о регистрации товарных знаков. Хотя и составление такой таблицы – непростая задача.
Так, например, база данных, как правило, выдает список найденных товарных знаков, отсортированных в порядке степени сходства, автоматически измеряемой системой в процентах. Но нельзя, к примеру, просто взять и отобрать в отчет самые первые в списке знаки. В результате изучения сведений о конкретном знаке может оказаться, что знак с 99%-ным сходством на самом деле не является существенным препятствием к регистрации (например, знак зарегистрирован в искомом классе МКТУ, но товары, в отношении которых он зарегистрирован, не однородны предполагаемым к регистрации).
Иногда, наоборот, кажется, что нет смысла просматривать результаты дальше 40% сходства. Это неверно – программа сопоставляет изображения знаков в целом, и может посчитать несходными знаки с очень сходной словесной частью, если основной объем изображений логотипов занимают совершенно разные графические элементы.
Упомянутая степень сходства в процентах на практике нужна исключительно для автоматической сортировки результатов, что в целом облегчает специалисту анализ перечня выявленных знаков. Но ни эксперты Роспатента, ни судьи, ни юристы не руководствуются этими цифровыми показателями. Знаки сравниваются с точки зрения общего впечатления, которое они способны производить.
Как правило, база данных выдает в среднем не менее 1000 результатов, которые необходимо достаточно тщательно проанализировать, чтобы сделать выборку. Все это требует временных затрат, опыта и квалификации.
Оценка соответствия знака базовым условиям регистрации, сходства с ним выявленных знаков и однородности товаров/услуг осуществляется в соответствии с действующими правилами, опубликованными на сайте Роспатентаи его подведомственных учреждений.
В дополнение к правилам действует руководство по товарным знакам, содержащее более детальные пояснения, а также наглядные примеры.
Упомянутые нормативные документы содержат основные принципы и некоторые примеры применения правил, с которыми не будет лишним ознакомиться специалисту, регулярно сталкивающемуся с разработкой и использованием товарных знаков. Логика этих правил достаточно противоречива и неоднозначна. Наиболее безошибочному применению этих принципов способствует многолетний опыт экспертизы товарных знаков на практике.
Четкое применение международной классификации товаров и услуг для целей поиска требует наличия у специалиста опыта проверки и регистрации товарных знаков в разнообразных сферах производства товаров и услуг. Необходимо уметь оценивать рыночную специфику товаров и услуг, в отношении которых необходима регистрация, с точки зрения критериев экспертизы Роспатента. Необходимо также ориентироваться в актуальной практике регистрации и защиты товарных знаков.
По своей сути экспертиза товарных знаков – это психолингвистический и семиотический анализ словесных и изобразительных элементов обозначения с учетом правил регистрации товарных знаков, а также некоторых условных законов рынка.
Даже сама по себе формулировка поискового запроса нередко является непростой задачей. При этом в случае неверно сформулированного запроса известные официальные и коммерческие поисковые ресурсы не позволяют его скорректировать. Потребуется вводить новый запрос и оплачивать дополнительную стоимость.
В случаях когда ваш специалист по товарным знакам выступает посредником при заказе поиска товарных знаков за рубежом, он не просто переводит и пересылает вам отчет иностранного патентного поверенного, а внимательно интерпретирует его содержание, уточняя и корректируя в процессе взаимодействия многие детали с учетом вашей фактической ситуации.
В случае если вам предлагают бесплатную проверку товарного знака, рекомендуем выяснить следующее:
- какие поисковые ресурсы используются для поиска; даты актуальности их обновления;
- будет ли поиск проведен по всем возможным основаниям для отказа (абсолютные основания для отказа, зарегистрированные в России товарные знаки и заявки – по национальной и международной процедуре);
- что за бесплатный специалист будет проводить такой поиск (должность и квалификация);
- какая информация будет содержаться в отчете и насколько она позволит спрогнозировать процедуру регистрации и/или возможности преодоления препятствий.
Наша компания не предлагает бесплатную проверку, поскольку мы используем надежные коммерческие поисковые ресурсы и ценим время наших специалистов, обладающих многолетним и насыщенным опытом.
Живой и опытный профессионал, работающий у нас и пока что не заменимый роботами, отнесется к проверке вашего товарного знака внимательно и аккуратно. Он постарается выявить все вероятные риски и все доступные возможности использования и регистрации вашего товарного знака, поставив себя на ваше место.
Спильник Анастасия, Патентный поверенный РФ №1838