При оценке юридической чистоты товарного знака специалисту недостаточно исходить только из того, к какому классу непосредственно относится продукт клиента. Следует учитывать правило о том, что однородными могут признаваться некоторые смежные категории товаров и услуг, относящиеся к разным классам.
Например, программное обеспечение относится к товарам 9-го класса МКТУ. Однако МКТУ также включает услуги, связанные с разработкой и техническим обслуживанием ПО, включенные в 42 класс, которые признаются экспертизой Роспатента и судами однородными ПО как товару – и этот класс обязательно следует включать в объем поиска.
Аналогичным образом одежда (25 класс) может быть признана товаром, однородным услугам по пошиву одежды (40 класс), поскольку результатом оказания таких услуг может являться соответствующая продукция.
Пиво относится к 32 классу МКТУ, включающему безалкогольные напитки, а все остальные алкогольные напитки включены в класс 33. Неизвестно, чем руководствовались составители МКТУ при отнесении этих напитков к разным классам, однако следует учитывать, что на практике такие товары признаются однородными и для поиска следует выбирать оба класса.
Практика экспертизы Роспатента и российских судов в вопросах оценки однородности регулярно меняется. В некоторых странах (например, Китай) однородные товары и услуги снабжены в классификаторе дополнительными справочными кодами локальной классификации, в соответствии с которыми устанавливается однородность. В России таких четких рамок у экспертизы нет, что во многих ситуациях предоставляет возможности для субъективного усмотрения.
Важно также учитывать ранее действовавшие редакции МКТУ. Например, версия классификатора, действовавшая с 1996 по 2001 годы, включала всего 42 класса. До сих пор это следует учитывать, например, указывая класс 42 дополнительно к 45-му классу при поиске товарных знаков, зарегистрированных для юридических услуг.
Особенно важно учитывать упомянутую версию МКТУ при проверке обозначений в отношении торговых услуг: сейчас они квалифицируются как «продвижение товаров для третьих лиц» в классе 35, но многие ранее зарегистрированные и действующие товарные знаки охраняются в отношении формулировки «реализация товаров» в классе 42. Срок охраны у многих товарных знаков, зарегистрированных в тот период, уже истек, но далеко не у всех.
Если вы самостоятельно проводите «поверхностную» проверку обозначения – например, разрабатываете много вариантов нейминга для нового продукта и хотите предварительно «отсеять» наиболее «занятые» и проблемные для регистрации варианты – рекомендуем проявлять внимательность и учитывать общие принципы МКТУ даже на предварительном этапе.
Если в нужном классе выявлен сходный знак, это само по себе не означает, что он представляет собой однозначное препятствие. Нужно анализировать перечень товаров (услуг), в отношении которых выявленный знак охраняется. В России широко распространена практика подачи заявок на регистрацию в отношении полных перечней формулировок, включенных в классы МКТУ – что само по себе нередко осложняет проведение поиска и процедуру регистрации.
Тем не менее, на практике достаточно часто товарные знаки регистрируются в отношении узких перечней конкретных категорий товаров – в том числе крупными известными производителями. Особенно, учитывая возможность досрочного прекращения действия товарных знаков в отношении товаров и услуг, для которых они не используются.
Спильник Анастасия, Патентный поверенный РФ №1838