ЗАЧЕМ ПРОВОДИТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ ТОВАРНОГО ЗНАКА, КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ И ЗА ЧТО БЕРУТ ДЕНЬГИ ПАТЕНТНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ
I. ЗАЧЕМ ПРОВЕРЯТЬ ТОВАРНЫЙ ЗНАК
Предварительная проверка юридической чистоты или так называемый поиск не является обязательным этапом в процессе получения правовой охраны товарного знака. Специалисты рекомендуют проводить поиск, поскольку его результаты позволяют с высокой степенью вероятности спрогнозировать возможные юридические риски для бренда.
Если имеются потенциальные препятствия для регистрации и использования знака (например, более ранние права на сходные знаки), детальное исследование результатов поиска позволяет предварительно оценить возможные затраты на их преодоление.
Важно отметить, что даже наличие зарегистрированных ранее знаков с высокой степенью сходства не всегда означает «смертный приговор» для вашего бренда. Права на товарные знаки в некоторых случаях возможно досрочно прекращать, и ничто не мешает вступать в переговоры по их приобретению.
Достаточно распространенной является ситуация, когда между вашим знаком и выявленным в рамках поиска обозначением имеется сходство с точки зрения формальных критериев, которыми руководствуются эксперты патентного ведомства. Это означает, что такой знак с высокой степенью вероятности будет указан экспертом в предварительном решении об отказе в регистрации по вашей заявке.
Однако на практике с владельцем препятствующего товарного знака нередко удается договориться. Для преодоления отказа потребуется письменное разрешение правообладателя, а также развернутое обоснование того, что одновременное существование знаков на рынке не приведет к введению в заблуждение потребителей, поскольку правила регистрации учитывают и общественные интересы.
Тем не менее, в случае «популярности» разработанного вами бренда среди правообладателей и заявителей товарных знаков, даже если они не являются вашими прямыми конкурентами на рынке, стоит задуматься о степени его оригинальности и о том, готовы ли вы изначально делить его с другими на рынке смежной продукции или услуг. Возможно, имеет смысл сделать предпочтение в пользу более «свободного» обозначения. И, конечно, каждая конкретная ситуация уникальна и требует учета всех обстоятельств.
Качественный отчет о поиске должен включать не только общедоступные данные о выявленных знаках, но и анализ связанных с ними рисков и возможностей их обхода. В сравнительно безнадежных ситуациях отчет может также содержать рекомендации по видоизменению знака в целях повышения шансов успешной регистрации и снижения рисков предъявления претензий при использовании – конечно, это имеет смысл, если заказчик изначально открыт к таким изменениям.
Можно подать знак на регистрацию и «вслепую» и узнать о препятствиях непосредственно из решения о предварительном отказе. В таком случае нужно учитывать, что в рамках регистрации знака в России срок ответа на такой отказ составляет 6 месяцев без возможности его продления и восстановления. За такое время не всегда удается преодолеть выявленные препятствия (например, добиться результатов переговоров с правообладателями мешающих знаков).
Кроме того, поиск проводится не только в целях оценки шансов успешной регистрации товарного знака, но и для того, чтобы выявить возможные риски нарушения чьих-либо прав при использовании знака без регистрации и до завершения ее процесса (пока у вас не будет удостоверенных прав на свободное использование знака).
Распространенным на практике примером регистрации без тщательной предварительной проверки является процедура международной регистрации товарного знака, когда регистрация необходима в большом количестве стран. Затраты на предварительную проверку в каждой стране (в среднем от 600 евро) превышают затраты на указание каждой страны в единой международной заявке (в отношении большинства стран от 100 швейцарских франков в дополнение к базовой пошлине). Поэтому процедура международной регистрации, когда заявка отдельно рассматривается ведомством каждой страны, и сама по себе может служить целям «разведки» и иногда используется заявителями таким образом. В рамках такой стратегии рекомендуется воздерживаться от использования товарного знака до предоставления ему правовой охраны в каждой из заявленных стран.
С другой стороны, та же процедура международной регистрации предполагает как вариант подачу международной заявки на основе базовой заявки в стране происхождения заявителя. И если по базовой заявке выносится решение об отказе, международная заявка будет автоматически аннулирована. Так для российского заявителя процедура международной регистрации будет зависеть от результатов экспертизы знака в Роспатенте. В таком случае предварительный поиск по России необходимо провести, чтобы не рисковать существенными затратами на регистрацию знака за рубежом.
Спильник Анастасия, Патентный поверенный РФ №1838